中国产品进出口企业(包括中国出口企业与美国进口中国产品的企业)在美国因涉嫌知识产权侵权被诉的情况越来越普遍。其中又以商标与商业外观侵权为主。由于商业外观不注册却仍然可以受到美国反不正当竞争法(兰哈姆法)的保护, 构成在联邦法院提出诉讼主张的理由, 而且不容易通过一般的商标检索事先确定, 所以商业外观侵权诉讼更已成为美国厂商用来打压对其构成竞争的中国产品的一个经常使用的手段. 去年以来仅本所代理的案件就不下十桩. 对于这个中国产品进出口企业的心头大患, 应给予高度的重视。但另一方面我们也要看到, 与商标侵权诉讼相比, 商业外观侵权诉讼又是被告比较容易胜诉的一种诉讼。关键是要了解案件所在地司法管辖区的具体判例。下面我们列出最近半年美国法院在商业外观侵权方面做出裁决的一些案件, 以引起读者的注意。

什么是商业外观
　　传统的商标一般包括文字、符号、图形及三者的结合。但后来开始扩大到所谓商业外观(trade dress)，也有译做商业装饰的。最初商业外观主要是指产品的标签(label) 与包装(packaging)以及它们构成的总体形象。如果一家厂商的产品包装上有特殊的图案设计，而别家厂商使用这一图案设计来包装其产品有可能会使消费者将此产品与你的产品混淆起来，那么该厂商就有权利要求法院禁止对方这样做。商业外观这种特性在商标法中称作识别性(distinctiveness，或译为显著性)。

　　在1992年的 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana 一案中，美国最高法院宣布，凡是具有内在识别性的商业外观都应如商标一样享受美国兰哈姆法(包括商标法与反不正当竞争法)的保护。在该案中，原告要求得到商标法保护的是一家墨西哥餐馆的室内装潢设计。最高法院虽然并未明确指出这一决定并不限于传统的商业外观，而也包括产品外观设计，但采纳了商业外观的较宽定义：即产品的全部视觉效果和总体形象， 包括诸如尺寸、形状、颜色或颜色组合、图案、表示甚至特点营销技巧。从此，全美各地的联邦法院纷纷将商标法保护扩大于产品外观设计(product-configura-tion)。可以说，是Two Pesos案开始了商业外观保护在美国的黄金时代。

　　但是, 2000年的沃尔玛（Wal-Mart) 案使提出商业外观侵权请求的原告胜诉的希望大大减小。在该案中，美国最高法院表示有必要对商业外观的泛滥趋势加以控制，指出 “产品设计从来都不具有内在的识别性, 它们几乎毫无例外地出自与识别来源无关的目的。即便是最不寻常的外观设计(如一个企鹅形状的鸡尾酒杯)，也并不是用来识别来源，而是为了使产品本身更加有用或更美观。......在保护商业外观的同时必须认识到，对他人货物或产品加以抄袭的做法在许多情况下是合法的。总的来讲，除非一个产品为一项知识产权(如专利或版权)所保护,它是可以被抄袭的。诚如本庭已经指出的那样，维持我们竞争性经济的法律并不总是遏制或敌视抄袭的”。

圣诞树底座案
　　圣诞节即将来临, 美国千家万户开始购置圣诞树, 增加居家的节日气氛。由于圣诞树在卖出时一般是齐根锯断的, 所以拿回家来必须设法使它站立不倒。大家普遍使用的是一种用螺丝钉从四个方向将树干固定住的铁质交叉底座。在最近的一宗案件里, 美国加州东区联邦地方法院裁决, 被告美国家居产品销售连锁公司HOME DEPOT进口, 中国出口商MUTUAL ALLIED, LTD。出口的一种圣诞树底座侵犯了原告XXXX的商业外观权, 应赔偿经济损失七十三万美元, 惩罚性赔偿二百一十万美元。

　　原告声称自己最先发明了这种圣诞树底座的式样并为其取得了外观专利, 但同时也提出该产品式样也应受到商业外观的保护。被告提出, 原告的产品式样由于具有实际功能作用, 因此不受商业外观法保护。然而, 被告提出审前即决判决的动议后, 主审法官虽然同意该动议的第一项要求, 裁定被告的产品既不对原告的外观专利不构成侵权, 却驳回了该动议中关于原告的产品式样不受商业外观法保护的第二项要求。随后, 陪审团又裁定原告的产品式样应受商业外观法的保护, 而被告的产品侵犯了原告的商业外观, 并做出上述赔偿判决。

　　在一审中代表被告的美国大型律师事务所PHILSBURY已向美国联邦第九巡回上诉法院提出上诉, 认为法官不应驳回被告提出的驳回商业外观起诉主张的即决判决, 更不应拒绝在审前向陪审团做出的指示中告诫他们应考虑原告的产品式样是否具有功能性。

　　电脑厂商的奶牛黑白色斑装璜与填充玩具
世界著名电脑生产商GATEWAY从上一世纪80年代起就开始使用一种黑白相间的奶牛形象作为该公司产品的象征, 在其电视广告中大量使用, 其产品使用的包装箱上也带有黑白相间的奶牛色斑. GATEWAY成功地将这种色斑作为商业外观在联邦政府注册了商标。COMPANION PRODUCTS INC. 是美国一家(CPI) 生产填充动物, 有自己的品牌, 叫 ‘STRETCH PETS.” 这种玩具的特点是一个动物头, 外加一个带伸缩性的身体, 可以卷在电脑屏幕, 电脑或电视壳的边角上. 在CPI生产的16种‘STRETCH PETS”中, 销路最热的是一种身上带有黑白色斑, 称作 “CODY COW”的奶牛玩具。

　　GATEWAY在美国南达科他州联邦地方法院起诉CPI的“CODY COW”对GATEWAY的商标构成淡化, 同时侵犯了GATEWAY对黑白相间的奶牛色斑所拥有的商业外观。庭审后, 陪审团裁定CPI的行为不构成商标淡化与商业外观侵权。但主审法官推翻了陪审团的第二项裁决, 裁定CPI的“CODY COW”构成对GATEWAY的商业外观的侵权。CPI 对此裁决不服, 上诉到联邦第八巡回上诉法院。

　　在上诉中, CPI提出, 填充玩具奶牛身上的色斑是产品的功能性或装饰性特征, 因此不应受到商业外观法的保护。但上诉法院维持了一审法院的原判, GATEWAY 已充分证明它所使用的黑白相间奶牛色斑已获得 “第二含义”, 因此应受到商业外观法的保护, 同时它也证明了这种外观也并没有与电脑相关的功能。最后, CPI的奶牛玩具外观上虽然与GATEWAY的黑白相间奶牛色斑不完全一样, 但很相似, 因此有可能引起消费者的混淆。

产品目录与促销材料
　　为了推销商品, 国内一些出口厂商以及中国产品的海外进口商经常会对外国企业的各种产品目录和促销材料进行一定程度的模仿。但是他们没有意识到的是，这些材料有时受到版权与商业外观法的保护。最近结案的达纳?布劳恩公司诉SML体育有限公司一案，就是美国商业外观法对产品目录和促销材料进行保护的一个典型案例。在该案中, 原告达纳?布劳恩公司系纽约一家专门从事女装的设计、从1979年开始以SARAH ARIZONA标志出售其产品，现在出售的Sarah Arizona系列产品主要包括用诸如乔其纱等高级纤维制成的双面印花裙子和配套的针织毛线衫等系列服装，产品大多是在美加两国的全国性百货公司和专卖店里出售。原告于1989年开始出版产品目录。该产品目录每年出版2－3次，分发给大约1万名地区部门经理，客户及其他美加两国的百货商店或专卖店的人员, 其产品目录和部分促销材料上使用了SARAH ARIZONA 标志。

　　被告SML 体育公司（SML）成立于1979年，从事中档价位的女装，诸如针织毛线衫，流行T恤和针织连衣裙的设计、销售和订做等业务。其大部分商品都是以自己的牌子，通过会员制大卖场、百货商店和其他专卖店来销售。为了与新产品的各种风格相协调，SML SML决定使用Sarah McKenzie名称作为商标，并在3月15日向美国专利与商标署提交了申请报告。申请书要求将Sarah McKenzie作为女装，亦即毛线衫、T恤、长袖毛线衫和裤子等的商标名称. 同时, SML邮寄了大约2500封明信片给零售商宣传新的Sarah McKenzie系列产品。明信片上与Sarah Arizona的各种产品目录，尤其是在2003秋的产品目录的封面有着惊人的相似之处。在2003年8月6日和20日，美国行业杂志{女装日报}（Women's Wear Daily）, 也刊登了SARAH McKENZIE的广告，使用了与明信片上相同的照片和文字。

　　原告随后在法院向SML Sport Ltd. (“SML”提出起诉, 指控被告通过使用与Sarah Arizona类似而造成消费者混淆的商标侵犯了原告的商标权；其目录与促销材料则侵犯了原告的商业外观. 法院首先裁定SARAH McKENZIE 商标与SARAH ARIZONA 商标之间并不相似。法院的理由是, 尽管这两个商标名称都含有“Sarah”一词，但是这个词相当普通，许多女装都在使用，以至于可能需要靠商标的其他部分来相互区别。而这剩余的部分看起来或听起来都并不相似。不仅如此，原被告的产品上的标签都具有不同的颜色主题，不同的设计要素和不同的字样，因此它们在各自的服装标签上使用并不会造成一个总的相同的印象。

　　但是在商业外观方面, 法院做出对原告有利的裁决, 宣布Sarah Arizona的产品目录封面具有显著的特征，包括印花裙和毛线衫，以及由大写正楷显示的SARAH ARIZONA商标和开口的R字，以及那些在身着裙子和毛线衫的模特的中间位置横向排列的字母间的空隙。虽然这些商业外观的构成要素中，某些本身并不具有显著性，甚至是被解释为仅是功能性的，但是显示出的整体，包括开口R字的使用，都是具有显著性的。另外, 被告制作和发布他的广告显然出自不良动机。SML对字体的使用就是蓄意复制和有意要造成混淆的一个证据。尤其是，SML的明信片广告的特征同样是间隔较大、正楷、开口R字体，位于页面的相同位置，同样是身着双面印花裙子和针织毛线衫的模特，背景也与Sarah Arizona的2003年秋季版的产品目录相同。

　　经过比较产品目录与明信片，法院认定明信片上的广告已经造成了一个相同的整体的印象，指出如果消费者如果已经看到过原告的商业外观之后，又单独看到被告的商业代表，就会发生对两者的来源产生混淆。 据此，法院批准了原告提出的颁发临时禁止令的动议，禁止被告在其Sarah McKenzie系列产品的广告和促销材料上使用Sarah Arizona的正楷字、全大写、开口R字形样式。(本案例介绍根据浙江大学法学院苏苗罕、姚宏敏同名文章《美国商业外观法对产品目录与促销材料的保护》改编)

电脑厂商的奶牛黑白色斑装璜与填充玩具
　　S& H 与 GARDENDANCE 都生产室外花园火炬. GARDENDANCE 通过其律师向S&H 发函, 指控后者销售的某一产品侵犯了GARDENDANCE 对类似产品设计的版权与商业外观. S& H先发制人, 在加州北区联邦地区法院对GARDENDANCE 提出起诉, 要求法院做出不侵权之宣告. GARDENDANCE则对S&H提出版权与商业外观侵权的反诉. 2004年11月5日, 地区法院批准了S& H的动议, 裁决S&H的产品没有侵犯GARDENDANCE的商业外观. 理由是GARDENDANCE在反诉状里没有具体描述哪些成分构成其商业外观. 使法院无法判断该外观是否具有充分的显著性. 更有甚者, GARDENDANCE没有明确声明其寻求保护的外观是非功能性的.

(作者林晓云律师为北京德恒律师事务所全球合伙人, 美国纽约市立大学法学院兼职教授, email: cslin2@hotmail.com)

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